【讲座精粹】南京知识产权法庭姚兵兵庭长：专利案件审理思路的精细化展开——中国知识产权法官讲坛第31讲（一）

西南知识产权

2024-08-26

2018年4月20日晚上，南京知识产权法庭姚兵兵庭长做客中国知识产权法官讲坛第三十一讲，于西南政法大学渝北校区治理楼致理楼民商法学院会议室作了题为“专利案件审理思路的精细化展开”的讲座。

本次讲坛由西南政法大学知识产权学院邓宏光教授主持，四川高院知识产权庭杨丽副庭长、深圳中院知识产权庭祝建军副庭长、佛山中院审监庭刘建红庭长、重庆两江新区知识产权庭杨丽霞庭长、西南政法大学知识产权学院马海生副教授担任与谈人。

因本次讲座信息量大，我们拟分成两次推送。本次推送的是“专利多项独立权利要求和主题名称对专利保护范围的影响”、“产品静态和动态对保护范围的影响”、“封闭式权利要求和数值对保护范围的影响”、“现有设计及复审决定对外观设计保护范围的影响”、“外观设计专利产品类别对保护范围的影响”的问题。后续内容将陆续推出，敬请关注。

主讲人：姚兵兵

专利多项独立权利要求和主题名称对专利保护范围的影响

侵权案例在专利审判当中最复杂，法官基本上都是学法律，对各行各业的技术不可能全部了解，例如关于技术事实的查明，司法裁判工作就是将理论与实务相结合，这离不开法律共同体的建设，需要专利权人、专利代理人、律师、行政确权机关、司法机关等共同努力以形成共识。我国专利侵权判定规则的形成有一个历史的过程，现在逐步的趋于合理和完善。在专利侵权诉讼中，法院判定被诉侵权技术是否落入涉案专利的保护范围的过程，其实就是依法个案适用专利侵权判定原则的过程。运用专利侵权判定的规则，其中最基础最核心的，在司法当中运用最多的其实就是全面覆盖的原则。主要是如何对技术特征进行分解，这里面有一个特别重要的概念或术语“必要技术特征”。所谓的必要技术特征，是指发明或者实用新型为解决其技术问题所不可缺少的技术特征，其总和构成发明或者实用新型的技术方案。由于权利要求作为划定专利权边界的标尺，其具有公示作用，为了更好的平衡好专利权人和社会公共之间的关系，2015年修订的司法解释用“全部技术特征”，替换了“必要技术特征”，这样不再进行必要与非必要进行甄别。全面覆盖原则所对比的技术特征应该是指被记载在权利要求中的“全部技术特征”都应该纳入对比的范围，这是一个重大的转变，很多的案件以及原则都是基于这样一个过程判出来的。基于原则的变化在实际保护过程中会影响保护范围的解释和确定。司法解释第17条，原来保护范围说应当以权利要求明确记载的“必要技术特征”所确定的范围为准，而现在则是“全部技术特征”要求所有的技术特征纳入了保护范围进行对比。如何看待在一项发明里面有多项独立权利要求或者保护范围如何确定的问题，独立权利要求之间它到底是什么样的关系？互相之间的作用又是如何体现？专利法当中规定的是一件发明应当限于一项发明或者实用新型，属于一个总的发明构思的两项以上的发明，可以作为一件申请提出。实施细则对相关的引用部分，限定部分以及权利要求之间的关系做了明确规定。但在专利侵权判定中遇到这样的专利，如何确定保护范围过去并没有在相关判决中给予明确。司法解释二当中吸收了相关判决和形成的共识给予这一问题加以明确了。

实际案例

案件本身涉及到的是产品、制造方法和装置三项独立权利要求。第一个独立权利要求是一种钢带增强塑料管道, 这个产品本身是一项产品专利，同时在一项发明里面还申请了制造方法及其装置，这在保护的时候就产生了问题。权利要求一是产品，权利要求二是一种制造权利要求一所述的方法，方法后面还有一个权利要求六是一个设备，按照这个方法制造权利要求一的产品，是这样的一种相互关联的关系。经过对比，被告涉案排水管产品跟产品专利相比还是存在着缺少二个技术特征，并没有全部落入到权利要求一产品的保护范围。但从过程来看生产的这种带钢的排水管方法跟权利要求二的方法是一致的。装置对比下来以后，因为方法是基于装置按照过程生产的产品，装置的权利要求也是落入了原告相关的独立权利要求的保护范围。问题是产品没有落入权利要求保护范围，而方法和装置跟权利要求是完全一致的，这时候主题名称到底对保护范围能不能起到限定作用？法律没有规定，各地法院也没有相关分析和研究。如何去确定保护范围，这里争议很大。根据全面覆盖原则的要求，独立权利要求之间只有落入了产品的保护范围才是专利保护应给予保护的范围，跟权利要求一相同的产品才会涉及到方法和装置的问题。我们经过讨论最后认为：1.如果主题名称在权利要求一的内容里，在产品保护范围时应当考虑，同时对方法和装置有一定的限定作用。2.引用了其他独立权利要求的并列的独立权利要求，在确定保护范围时，被引用的权利要求的时候应作为特征均应予以考虑。3.侵权判定中，除了考虑权利要求的主题名称，还需要考虑技术方案的全部技术特征。所以这个案件价值就是在所谓的主题名称之间，到底起不起限定作用，这是对全面覆盖原则的细化。因此，1.主题名称作为独立权利要求中一个特殊的以后要素，权利要求中所记载的主题名称属于权利要求的内容之一，缺少主题名称的权利要求不能构成完整的技术方案。2.主题名称对权利要求的保护范围具有限定作用。3.权利要求的主题名称是构成专利技术方案的基础要件，在确定专利权保护范围时应当予以考虑。4.所以产品跟权利要求要结合起来，权利要求一的产品对方法和装置是具有作用的，这时候对各自独立的的权利要求均起到限定作用。

产品静态和动态对保护范围的影响

该发明叫“管道用耐高压旋转补偿器”。这个产品是结合的工作状态所做的描述，耐高压一定是在工作状态前提之下，有这样的条件的时候才会起到一定的作用。这里面相关的描述当中，在所谓的有一个形成，形成是一个过程，在这个过程中产品本身如果说固定的话，不可能用“形成”这样的词来定义这样一个产品。这里面还有一个相关的所谓的密封腔空间大小不改变，有这样的环境之下，有高压的前提之下形成的空间大下基本不变，这讲的产品专利按照具体的技术特征去做分解，然后做对比。这个案件恰恰是在对比的时候，静态的跟动态的会产生差别，因为静态的时候，这里面所谓的形成密封腔看不出来，只有上了高压以后实际使用的时候使它产生变化，这里面相关的结构产生了变化，这个产品是用于各种化工里面供热的旋转补偿。产品在对比时，就产品书切割而言，产品不一样，这就带来所谓的动态和静态的差别，静态的时候在结构上面是有一定的间隙，有间隙意味着不落入它的保护范围，只有密封状态，因为要实现的就是密封，在静态的时候不可能，装的时候材料本身必须要有一定的空间才能装进去，这个时候对于形成怎么来解释。形成有两种方式，一种是先形成的空腔，在工作作业的情况下形成的；另一种是直接的形成密封腔，这里面的空腔和密封腔，虽然是位于相同的位置但是属于不一样的状态，这两者之间有本质的区别，最关键的是大小基本不变，这是相对来说在确定保护范围的时候，通过形成然后密封腔的实现方式看大小基本不变。从常理上来看，高温情况下，密封状态那个状态用的是铜作为密闭材料，铜的物理特性在高温高压的情况下一定会膨胀。由于双方争议比较大，我们设置与专利相同的条件和环境，再进行切割，然后再进行对比，最后得出的结论跟常识判断得出的结论一样。所以在专利产品保护当中是动态的，有时候到底如何保护是值得我们思考的。对静态产品分解的时候用相关的技术常识做推断，过去案件中没有明确，从静态产品去做就不可能得出这样的结论，所以这是我们在产品的动态权利要求当中所得出的结论。

封闭式权利要求和数值对保护范围的影响

封闭式的权利要求以及数值对权利要求的影响非常大。没有修改相关司法解释的时候，很多案件在解释权利要求的时候会对必要、非必要技术特征带来争议，对封闭权利要求解释时争议更大，所以在根据权利要求解释确定保护范围的时候更是如此，这样也给专利诉讼带来很大的风险。特别是在化合物专利案件更为明显，那里面很多的物质，有时候物质的作用大家可能并没有认识到，这时候如果假设采取了这样一些封闭式权利要求的撰写方法的话，就会对保护范围带来很大的影响。所以对封闭式在确定保护范围的时候要严格的按照权利要求当中列举的物质，在化合物特殊的对比过程中或者适用全面覆盖原则的要求中，对产品的保护范围确定有很大的差别。封闭式权利要求适用特殊性，一般解释为不含有该权利要求所述以外的结构组分或者方法步骤。而现在按照全部技术特征来解释权利要求限定的数值，是严格的按照数值限定的范围，只要超了就不是在保护范围之内。所以司法解释二中，对关于用数值来明确的一些保护范围进行明确，采用“至少”“不超过”等数值特征进行界定，严格的按照字面含义所确定的范围进行保护。这样的变化对专利申请和撰写将带来影响，也对侵权判定带来变化。

实际案例

这是一个治疗肝病的非常有效的药，这里的特殊性即晶形的物质，无法用文字去描述，只能用相关检测的图表来表示，所以保护范围更难确定。原告是一个晶体的发明，是一项产品，而被告取得的是新的结晶形态及其置备方法，其实这个东西本身都是在晶形下面去做的结晶，这里面有关于药物多晶形的鉴定方法，是行业所认可的，要通过特定的方法去做，按照这个方法去做的时候，每一次做的结果都会有一些合理的误差，这一类的就更难以去确定了。这是双方争议的专利之前还有美国的一项同类的专利，在同一个晶体当中，美国的专利保护范围相对来说比国内的更宽。诉讼中，被告提出我们都是在美国的专利基础上做了不同选择的同类物质，后来我们审理的过程当中发现，假设按照侵权对比的方法来看，大家都是落入了美国专利的保护范围。权利要求保护范围可形象比作是一个大的圆，大家如果都在这圆里每个人都去挖一小块，肯定跟你大圆不一样，这个小圆在大圆中间，每人去挖，有可能把大圆挖空。这一类是属于特殊类型的专利，其保护范围确定时，在适用全面覆盖原则时或全部技术特征分解时，具有特殊性，这样的专利在适用侵权判定全面覆盖原则时应加以区分。我们认为这一类的跟数值之间的限定有相同的关系，只要限定了在范围之内，这是属于同一个道理，所以最后认定这两类是属于不同的技术方案或者是不同的产品。

现有设计及复审决定对外观设计保护范围的影响

这个产品是我们日常所熟悉的儿童的餐桌椅，是多功能的，有三个用途，第一可以当成一个小桌子，椅子加桌子，二是还可以当小孩的摇马使用，三是加高以后是高的椅子，可以跟大人一起坐在餐桌上一起用餐。一审法院认为被诉产品与涉案原告专利均系儿童餐椅，属于相同产品，被诉产品与涉案专利相比，两者均由座椅、桌子和餐盘三大部分组成，两者整体结构相同，各部分的相对位置一致，在使用状态时各部分组合比例一致，以一般消费者的知识水平和认知能力进行综合判断，两外观设计在整体视觉效果上无实质性差异，应当认定为近似。被告提出无效请求，在专利当中提无效是惯常的做法，在这种情况之下复审决定对侵权判断会带来什么影响，当然从对比文件与涉案专利这里面会找出很多的不同点，最终没有被无效掉。主要理由为涉案专利分别与上述两份对比设计相比，在架子具体形状、水平连接杆、餐盘的具体形状等处存在差异，因此，涉案专利分别与对比设计相比既不相同也不相近似，维持了专利有效。第一次提无效没成功，此时找了一个案外人拿原告的涉案专利去无效被告的涉案专利，最终复审委得出的结论：比较起来刚才看到的差别都是存在的，也是客观的，最后是认为这个被告的外观专利也有效。当时被告这个餐桌椅也取得了外观专利，带来了两个独立的有效的专利，在先的专利不可能侵害在后的有效专利，这里面采取了这样一个策略，通过复审决定来对专利保护范围进行区分，专利授权和确权与专利侵权判定原则还是存在一定差别的，当然两者不应存在矛盾至少不应有冲突。

外观设计专利产品类别对保护范围的影响

这是一个抱枕和零钱包外观靠近的一个案例。原告为在先“鸭子型零钱包”的外观设计专利，被告是“鸭型抱枕靠垫”外观设计专利，判断两者是否相同或者无实质性差异，前提是被诉侵权设计产品与现有设计产品类别相同或者相近。本案中原告在先“鸭子型零钱包”外观设计专利产品为零钱包，而被控侵权产品是抱枕靠垫，不属于相同产品，由于两者的功能、用途、使用场合均不相同，两者亦不属于相近种类产品。不同类别产品、相同或相似的外观设计不影响外观设计保护范围。

未完待续

编辑|高帅

【中国知识产权法官讲坛】

本讲坛由西南政法大学和中国审判理论研究会知识产权专业委员会联合主办，重庆知识产权保护协同创新中心、重庆高院民三庭和重庆市知识产权研究会联合承办，腾讯研究院互联网法律研究中心协办，将不定期邀请国内知识产权审判专家，就知识产权司法的理论问题或实践问题作智慧分享，以助推知识产权共同体的建设。

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